商标知识：商标侵权案件中“在先使用抗辩”的适用条件

【案号】再审判决：(2020)最高法民再23号

【案情】

原告：双飞人制药（中国）有限公司（以下简称双飞人公司）。

被告：广州赖特斯商务咨询有限公司（以下简称赖特斯公司）、广州医药有限公司、江西省药帮国药堂药品有限公司民众药店（以下简称药邦公司）、广州七乐康药业连锁有限公司（以下简称七乐康公司）、广州正康连锁大药房有限公司（以下简称正康公司）、深圳市立丰医药有限公司（以下简称深圳立丰公司）、深圳市文华医药有限公司（以下简称文华公司）、佛山市开心大药房连锁有限公司（以下简称开心公司）、佛山市佛心医药连锁有限公司（以下简称佛心公司）、普宁市立丰药业有限公司（以下简称普宁立丰公司）、中山市三才医药连锁有限公司（以下简称三才公司）。

双飞人公司起诉称，利佳薄荷水产品侵犯其享有的商标权，赖特斯公司构成不正当竞争，请求判令：1.各被告立即停止生产、销售侵犯原告注册商标权的利佳薄荷水产品；2.判令各被告立即收回市场上流通的侵犯原告注册商标权的利佳薄荷水产品；3.判令各被告共同赔偿原告经济损失人民币300万元；4.判令赖特斯公司立即停止不正当竞争行为，并登报公开赔礼道歉、消除影响；5.本案诉讼费由被告承担。

【审判】

 最高人民法院认为，都昌县医药公司销售双飞人药水的行为不属于合法的在先行为，不能产生在先权利的法律后果。赖特斯公司提交的证据可以证明法国利佳制药厂在先使用了双飞人药水所采用的蓝、白、红包装并有一定影响。相关证据可以证明，双飞人公司明知双飞人药水存在于市场，却恶意申请注册与双飞人药水包装近似的第7559578号、第7559588号商标并行使权利，其行为难言正当，赖特斯公司的被诉侵权行为应当被认定属于2013年修正的商标法第五十九条第三款规定的商标权人无权禁止在先使用人在原使用范围内继续使用的情形，因此，赖特斯公司的在先使用抗辩成立。最高法院判决撤销一审、二审判决，驳回双飞人公司的诉讼请求。

【评析】

一、关于未注册商标在先使用的认定问题

本案中，虽然销售双飞人药水的门店主要是在香港和澳门，但是在案证据可以证明，由于双飞人药水在珠三角的知名度以及珠三角与港澳往来便利，双飞人药水已经流入珠三角市场。同时，在案证据显示，消费者在天猫商城上购买了双飞人公司的双飞人爽水后，有将双飞人药水与双飞人爽水进行对比的相关评论，双飞人药水商誉受到了影响。

二、关于非法使用是否能够认定为商标使用的问题

本案中，双飞人公司于2009年申请注册7559578号、第7559588号商标，并主张赖特斯公司侵犯其享有的商标权。对此，赖特斯公司提出在先使用抗辩的另一理由是，专利复审委员会第7641号无效宣告请求审查决定书可证明法国利佳制药厂在香港销售的法国双飞人药水在2001年就已经出现在江西省都昌县。7641号文书中提到，案外人提交的公证书可证明都昌县卫生局对都昌县医药公司出具行政处罚决定书、没收假药劣药凭证等相关文书，证明都昌县医药公司于2001年12月从广东普宁购进一批法国利佳制药厂生产的双飞人药水，并于2001年12月至2002年1月期间在国内公开销售的事实。但法国利佳制药厂生产的双飞人药水进入中国内地系因未履行相关审批手续而被都昌县行政部门查处，都昌县医药公司被查处依据的是药品管理法第三十九条和第四十八条相关规定，即“药品进口，须经国务院药品监督管理部门组织审查，经审查确认符合质量标准、安全有效的，方可批准进口，并发给进口药品注册证书”“禁止生产（包括配制，下同）、销售假药。有下列情形之一的，为假药：……（二）依照本法必须批准而未经批准生产、进口，或者依照本法必须检验即销售的”。民法典第一百四十三条规定了民事法律行为有效的要件之一是“不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗”。可见，法国利佳制药厂在香港销售的法国双飞人药水依法是不得在内地市场上进行流通的，都昌县医药公司未经审查批准销售双飞人药水违反了药品管理法的规定，属于无效民事法律行为。非法使用行为产生的商誉不应归于商标所有者，亦不应当构成商标使用行为，因此，上述商品销售行为不应当被认定为在先使用。

【知识】

一、被控侵权人对涉案商标的在先使用应当满足以下条件：

（1）使用时间应当满足双在先：即早于商标注册人申请和使用该商标的时间。

（2）使用方式应当为商标性使用，使用效果应达到具有一定影响的程度。